Судебная практика по спорам в сфере интеллектуальной собственности

Судебная практика по спорам в сфере интеллектуальной собственности. Обеспечение иска по делам о нарушении исключительного права.

  1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Обеспечительные меры — срочные временные, соразмерные заявленному исковому требованию действия суда, без которых может быть затруднено или невозможно исполнение судебного акта, а в делах, рассматриваемых арбитражными судами, — также причинен значительный ущерб заявителю (ст. 90 АПК РФ, ст. ст. 139, 140 ГПК РФ).

Нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности (средство индивидуализации) — незаконное использование такого результата (средства) без согласия правообладателя, влекущее ответственность лица, которое осуществило нарушение (ст. 1229 ГК РФ).

 

  1. ОСНОВНЫЕ ПРИМЕНИМЫЕ НОРМЫ И РАЗЪЯСНЕНИЯ

2.1. Нормы и разъяснения о применении обеспечительных мер

Об основаниях для обеспечения иска:

— ст. 16 Бернской конвенции по охране литературных и художественных произведений от 09.09.1886;
— ст. 50 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС/TRIPS) (заключено в г. Марракеше 15.04.1994);
— ст. 139 ГПК РФ;
— ст. 90 АПК РФ;
— п. п. 4, 9, 10 Постановления Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 N 55 «О применении арбитражными судами обеспечительных мер».

О процедуре принятия, исполнения и отмены обеспечения иска:
— ст. 139, п. 4 ст. 140, ст. ст. 141 — 144 ГПК РФ;
— ст. ст. 90, 92, 93, 95 — 97 АПК РФ;
— п. 8 Постановления Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 N 55 «О применении арбитражными судами обеспечительных мер».

О субъектах, которые могут обратиться с заявлением о применении обеспечительных мер:
— ст. 139 ГПК РФ;
— ст. 90 АПК РФ;
— п. 3 Постановления Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 N 55 «О применении арбитражными судами обеспечительных мер».

О действии обеспечительных мер в случае отказа в удовлетворении иска, оставления иска без рассмотрения, прекращения производства по делу:
— п. 25 Постановления Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 N 55 «О применении арбитражными судами обеспечительных мер».

О стадии, на которой может применяться обеспечение иска:
— п. 2 ст. 90 АПК РФ;
— п. 29 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.06.2008 N 11 «О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству»;
— п. п. 2, 19 Постановления Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 N 55 «О применении арбитражными судами обеспечительных мер».

О предоставлении встречного обеспечения:
— ст. 94 АПК РФ;
— п. п. 11 — 14 Постановления Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 N 55 «О применении арбитражными судами обеспечительных мер».

Об обеспечении иска, рассматриваемого в третейском суде:
— ст. 25 Федерального закона от 24.07.2002 N 102-ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации»;
— п. 34 Постановления Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 N 55 «О применении арбитражными судами обеспечительных мер».

 

2.2. Нормы и разъяснения о видах мер по обеспечению иска

О мерах по обеспечению иска:
— ст. 140 ГПК РФ;
— ст. 91 АПК РФ.

О применении обеспечительных мер в виде наложения ареста на денежные средства:
— п. п. 15 — 17 Постановления Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 N 55 «О применении арбитражными судами обеспечительных мер».

Об обеспечении иска по делам о нарушении исключительного права:
— п. 2 ст. 1252, ст. ст. 1302, 1312 ГК РФ;
— п. 44 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26.03.2009.

Об обеспечении исков по делам о правомерности использования доменного имени, сходного с результатом интеллектуальной деятельности или средством индивидуализации:
— Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 15.10.2013 N СП-23/3 «Об утверждении справки о некоторых вопросах, связанных с процессуальным порядком применения обеспечительных мер по доменному спору».

 

2.3. Нормы и разъяснения о предварительных обеспечительных мерах

О применении предварительных обеспечительных мер:
— ст. 99 АПК РФ;
— информационное письмо Президиума ВАС РФ от 07.07.2004 N 78 «Обзор практики применения арбитражными судами предварительных обеспечительных мер»;
— п. п. 26, 30 — 32 Постановления Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 N 55 «О применении арбитражными судами обеспечительных мер»;
— п. 13 Постановления Пленума ВАС РФ от 09.12.2002 N 11 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации».

О предварительных обеспечительных мерах защиты исключительных прав в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет:
— ч. 3 ст. 26, п. 3.1 ч. 1 ст. 140, ст. 144.1, п. 5 ст. 320.1, абз. 3 ч. 1 ст. 428, ч. 3 ст. 429 ГПК РФ.

 

  1. АНАЛИЗ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

3.1. Обеспечение иска по делам о незаконном использовании средства индивидуализации для маркировки товаров

3.1.1. Иск о признании производства и предложения к продаже товаров, которые маркированы обозначением, сходным до степени смешения с товарными знаками иного лица, нарушением исключительных прав на товарные знаки может быть обеспечен приостановлением производства и реализации такой продукции

Постановление ФАС Московского округа от 26.06.2007, 29.06.2007 N КГ-А40/5910-07 по делу N А40-9824/07-5-105 (в соответствии с Определением ВАС РФ от 13.08.2007 N 9748/07 по делу N А40-9824/07-5-105 в передаче дела в Президиум ВАС РФ отказано).

Обстоятельства дела: Компания при производстве и предложении товаров к продаже использовала обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком общества. Последнее обратилось в арбитражный суд с требованиями признать действия компании нарушением исключительных прав на товарные знаки общества и обязать ее прекратить данное нарушение. Впоследствии общество ходатайствовало об обеспечении иска и просило обязать компанию приостановить производство и реализацию продукции, в оформлении которой используется спорное обозначение.

Доводы стороны: Компания сослалась на то, что в материалах дела отсутствуют доказательства производства и реализации продукции.

Вывод и обоснование суда: Предмет иска (защита исключительных прав на товарный знак) и испрашиваемая обществом обеспечительная мера (запрет на реализацию продукции, маркированной спорным товарным знаком) непосредственно связаны между собой. Кроме того, если данные обеспечительные меры не будут приняты, это может повлечь затруднение или невозможность исполнения судебного акта. Таким образом, заявление о принятии обеспечительных мер в виде временной (до окончания рассмотрения дела по существу) приостановки реализации продукции, маркированной спорным обозначением, является обоснованным и подлежит удовлетворению <*>.

———————————

<*> Данные выводы сделаны судом апелляционной инстанции и не опровергнуты вышестоящим судом.

 

3.1.2. Иск о запрете вводить в гражданский оборот товар, маркированный товарным знаком иного лица, изъятии из оборота и уничтожении такого товара может быть обеспечен наложением ареста на него

Постановление ФАС Дальневосточного округа от 29.11.2011 N Ф03-5692/2011 по делу N А51-10020/2011.

Обстоятельства дела: Иностранная компания обратилась в арбитражный суд с требованиями запретить индивидуальному предпринимателю вводить в гражданский оборот, а также перевозить или хранить с этой целью товары, на которых или на упаковке которых без ее разрешения размещен товарный знак GOO.N, изъять из оборота и уничтожить без компенсации такие товары. Иностранная компания ходатайствовала о принятии обеспечительных мер в виде наложения ареста на товары, маркированные указанным товарным знаком.

Вывод и обоснование суда: Учитывая, что исковые требования заявлены иностранной компанией в защиту исключительного права на товарный знак, обеспечительная мера в виде наложения ареста на спорные товары непосредственно связана с предметом спора (о запрете индивидуальному предпринимателю вводить в гражданский оборот спорный товар, его изъятии из оборота и уничтожении) и направлена на сохранение существующего состояния отношений между сторонами.

Если указанная обеспечительная мера не будет принята, ввезенный предпринимателем товар, маркированный товарным знаком иностранной компании, может быть отчужден третьим лицам, что приведет к невозможности либо затруднительности исполнения решения суда в части изъятия из оборота и уничтожения товара.

Аналогичный вывод содержат:

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 01.07.2014 N С01-601/2014 по делу N А56-67400/2013;

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 04.06.2014 N С01-397/2014 по делу N А56-63601/2013;

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 13.07.2012 по делу N А63-2718/2012.

 

3.2. Обеспечение иска по делам о незаконном использовании объектов патентных прав

3.2.1. Иск о защите исключительных прав на изобретение может быть обеспечен арестом товара, в котором использовано данное изобретение

Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 18.06.2014 по делу N А45-23995/2013.

Обстоятельства дела: Иностранная компания обратилась в арбитражный суд с требованиями признать действия общества по предложению к продаже, по продаже товаров, в которых использовано изобретение, незаконными, а сами товары — контрафактными. Помимо этого, она требовала запретить обществу осуществлять использование изобретения, включая ввод в гражданский оборот на территории Российской Федерации указанных товаров, а также изъять и уничтожить данные товары, находящиеся у общества. Кроме того, иностранная компания заявила ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде наложения ареста на товары, в которых использовано изобретение, находящиеся в торговом помещении.

Вывод суда: По делу приняты обеспечительные меры в виде наложения ареста на товары.

 

3.3. Обеспечение иска о взыскании компенсации за нарушение исключительного права

3.3.1. Иск о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак может быть обеспечен арестом денежных средств нарушителя в размере суммы иска

Постановление ФАС Дальневосточного округа от 04.05.2012 N Ф03-1436/2012 по делу N А51-22315/2011.

Обстоятельства дела: Иностранная компания обратилась в арбитражный суд с требованием взыскать с общества компенсацию за нарушение исключительного права на товарный знак. Она также ходатайствовала о принятии обеспечительной меры в виде наложения ареста на денежные средства общества в размере суммы иска.

Доводы стороны: Общество указало на то, что наложение ареста на денежные средства парализовало его экономическую деятельность.

Вывод и обоснование суда: Обеспечительная мера непосредственно связана с предметом иска, соразмерна заявленному требованию и призвана предотвратить причинение значительного ущерба иностранной компании вследствие незаконного использования товарного знака. Поскольку наложение ареста носит временный характер и произведено только в отношении части денежных средств общества, принятие обеспечительной меры не лишило общество возможности осуществлять хозяйственную деятельность.

 

3.4. Обеспечение иска о признании недействительным решения Роспатента

3.4.1. Иск о признании недействительным решения Роспатента о регистрации обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком иного лица, может быть обеспечен запретом вносить в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания запись о госрегистрации обозначения в качестве товарного знака

Постановление ФАС Московского округа от 06.09.2012 по делу N А40-6523/12-5-59.

Обстоятельства дела: Иностранная компания обратилась в арбитражный суд с требованием признать недействительным решение Роспатента о регистрации за организацией товарного знака, сходного до степени смешения с товарным знаком STADLER FORM, который принадлежит иностранной компании. Кроме того, она ходатайствовала о принятии мер по обеспечению иска в виде запрета вносить в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания записи о госрегистрации в качестве товарных знаков других заявленных организацией обозначений, также сходных до степени смешения с указанным товарным знаком.

Вывод и обоснование суда: Если за время рассмотрения дела в суде такие обозначения будут зарегистрированы в качестве товарных знаков и права на них будут переданы организацией третьим лицам, исполнение решения суда будет затруднено, поскольку в рамках данного дела оспаривается решение Роспатента о регистрации именно товарного знака организации, сходного до степени смешения с товарным знаком, права на который принадлежат иностранной компании.

 

3.5. Обеспечение иска по делам о признании договора об отчуждении исключительного права недействительным или незаключенным

3.5.1. Иск о недействительности договора об отчуждении исключительного права на товарный знак может быть обеспечен запретом новому правообладателю совершать сделки по обременению и (или) отчуждению этого права и запретом Роспатенту регистрировать указанные сделки

Определение ФАС Северо-Западного округа от 18.02.2013 по делу N А56-20122/2012.

Обстоятельства дела: Банк обратился в арбитражный суд с требованиями признать недействительным договор, заключенный компаниями, об отчуждении исключительных прав на товарные знаки, применить последствия недействительности ничтожной сделки. Вместе с тем он заявил ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде запрета новому правообладателю товарных знаков совершать сделки по обременению и (или) отчуждению названных исключительных прав, а Роспатенту — регистрировать упомянутые сделки.

Доводы стороны: Банк указал, что бывший правообладатель признан банкротом и в отношении его введена процедура банкротства. Отчуждение исключительных прав на товарные знаки влечет уменьшение конкурсной массы данного лица. Если названные обеспечительные меры не будут приняты, конкурсные кредиторы бывшего правообладателя товарных знаков могут утратить возможность восстановить свои нарушенные права.

Вывод и обоснование суда: Обеспечительные меры непосредственно связаны с предметом спора, соразмерны заявленному иску и позволяют соблюсти баланс интересов сторон. Заявленное ходатайство обоснованно и подлежит удовлетворению.

Аналогичный вывод содержит:

Определение ФАС Северо-Западного округа от 18.02.2013 по делу N А56-20119/2012.

 

3.5.2. Иск о признании договора об отчуждении исключительного права на товарные знаки незаключенным и восстановлении исключительного права может быть обеспечен запретом Роспатенту производить государственную регистрацию договоров об отчуждении, залоге или предоставлении права использования товарных знаков

Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.04.2014 по делу N А56-73605/2013.

Обстоятельства дела: Общество обратилось в арбитражный суд с требованиями признать незаключенным договор об отчуждении исключительного права на товарные знаки и восстановить положение, существовавшее до внесения в Государственный реестр записи о государственной регистрации договора, т.е. до нарушения прав общества, путем восстановления его исключительных прав, в том числе на указание в реестре в качестве правообладателя товарных знаков. Общество обратилось в суд с заявлением о принятии обеспечительных мер в виде запрета Роспатенту регистрировать договоры об отчуждении исключительного права, его залоге или предоставлении права использования товарных знаков.

Вывод и обоснование суда: Заявление подлежит удовлетворению.

Обеспечительные меры непосредственно связаны с предметом спора, направлены на сохранение существующего состояния отношений (status quo) между сторонами, существенно не влияют на баланс интересов сторон.

 

3.6. Обеспечение иска по делу об использовании средства индивидуализации в доменном имени

3.6.1. Иск о нарушении исключительного права на товарный знак администрированием доменного имени может быть обеспечен запретом компании — регистратору доменных имен совершать какие-либо регистрационные действия с доменным именем

Постановление ФАС Московского округа от 14.03.2012 по делу N А40-53543/11-51-451.

Обстоятельства дела: Общество обратилось в арбитражный суд с требованиями признать администрирование доменного имени нарушением исключительных прав на товарный знак, запретить использовать в доменном имени обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком, взыскать с организации компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак. Общество заявило ходатайство о принятии мер по обеспечению иска в виде запрета компании-регистратору совершать какие-либо регистрационные действия с доменным именем, в том числе передавать права на него иному администратору и (или) другому регистратору.

Вывод и обоснование суда: Обеспечительные меры связаны с предметом спора, поскольку иск заявлен в отношении организации как администратора доменного имени. Если они не будут приняты, исполнение судебного акта может оказаться невозможным.

Аналогичный вывод содержат:

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 17.02.2014 N С01-433/2013 по делу N А40-86729/2013;

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 11.11.2013 N С01-179/2013 по делу N А53-13458/2013;

Постановление ФАС Поволжского округа от 27.11.2007 по делу N А12-13635/06.

 

3.6.2. Обеспечительные меры в виде запрета регистратору доменных имен исполнять заявки о передаче права администрирования домена, сходного с товарным знаком, другому лицу и (или) о передаче его поддержки другому регистратору не принимаются, если исковые требования о защите исключительного права на товарный знак не могут быть исполнены принудительно

Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.07.2014 по делу N А56-77282/2013.

Обстоятельства дела: Общество и компания обратились в арбитражный суд с иском к предприятию и организации о признании нарушением исключительных прав на использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком ФОРМАГРИФ, и о запрете использования этого обозначения, а также о признании права требовать возмещения убытков, причиненных изготовлением и реализацией маркированной им продукции.

Кроме того, общество и компания обратились с заявлением об обеспечении иска в виде запрета регистратору доменных имен исполнять заявки предприятия о передаче прав администрирования доменного имени, сходного с товарным знаком, другому лицу и (или) о передаче его поддержки другому регистратору.

Доводы стороны: Общество и компания ссылаются на то, что на сайте под доменным именем осуществляется реклама и предложение к продаже товаров, на которых нанесено обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком.

Вывод и обоснование суда: В удовлетворении заявления об обеспечении иска отказано.

Резолютивная часть решения суда в случае удовлетворения заявленных требований в том виде, как они сформулированы в исковом заявлении, не предполагает принудительного исполнения судебного акта, в связи с чем изменение администратора доменного имени не препятствует восстановлению нарушенных прав общества и компании способами, заявленными ими в иске.

 

3.7. Обеспечение иска по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака

3.7.1. Обеспечительные меры о запрете лицу осуществлять действия по распоряжению исключительным правом на товарный знак, а Роспатенту — регистрировать договоры о таком распоряжении не применяются в деле о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака

Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.07.2014 N С01-596/2014 по делу N СИП-19/2014.

Обстоятельства дела: Компания обратилась в арбитражный суд с иском к обществу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака. Она также подала заявление о принятии обеспечительных мер, в котором просила запретить обществу осуществлять действия по отчуждению спорного товарного знака по договору другим лицам или заключению лицензионных договоров о предоставлении другим лицам права использования этого товарного знака, а Роспатенту — осуществлять государственную регистрацию указанных договоров.

Вывод и обоснование суда: Обеспечительные меры не приняты.

В данном случае отсутствует спор о правах на товарные знаки. Правовым последствием удовлетворения судом требования о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака является аннулирование записи о государственной регистрации этого товарного знака без перехода исключительных прав на него к какому-либо лицу.

 

3.7.2. Обеспечительные меры в виде запрета Роспатенту выносить окончательные решения по заявкам на товарные знаки истца до вступления в силу решения суда не применяются в деле о досрочном прекращении товарных знаков

Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 27.06.2014 N С01-539/2014 по делу N СИП-215/2014.

Обстоятельства дела: Компанией были поданы две заявки на регистрацию обозначений в качестве товарных знаков. Роспатент указал на то, что эти обозначения являются сходными до степени смешения с товарными знаками организации. Организация позднее подала заявку на регистрацию сходного со спорными товарными знаками обозначения. Компания обратилась в арбитражный суд с иском о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков. От нее также поступило заявление о принятии обеспечительных мер в виде запрета Роспатенту выносить окончательные решения по заявкам компании на товарные знаки до вступления в силу решения суда по делу.

Доводы сторон: Компания сослалась на то, что в связи с длительным рассмотрением спора о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков она рискует потерять приоритет и права на регистрацию товарных знаков по ее заявкам. Она также указала, что отказ Роспатента приведет к тому, что любые новые заявки компании будут иметь более поздний приоритет по сравнению с новой заявкой организации, находящейся в Роспатенте на момент рассмотрения данного спора.

Вывод и обоснование суда: Обеспечительные меры не приняты.

Правовым последствием удовлетворения судом требования о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака является аннулирование записи о государственной регистрации этого товарного знака в госреестре. Данные действия, которые должен будет совершить Роспатент, не зависят от результата рассмотрения Роспатентом заявок компании <*>.

———————————

<*> Данные выводы сделаны судом первой инстанции и не опровергнуты вышестоящим судом.

 

3.8. Доказательства невозможности или затруднительности исполнения решения суда о взыскании денежных средств по договору о распоряжении исключительным правом

 

3.8.1. Если ответчик принял меры, направленные на уменьшение имеющихся у него денежных средств или имущества, это может доказывать невозможность или затруднительность исполнения решения суда о взыскании денежных средств по договору авторского заказа в целях применения обеспечительных мер в виде наложения ареста на денежные средства

Постановление ФАС Московского округа от 25.04.2013 по делу N А41-33690/12.

Обстоятельства дела: Фонд обратился в арбитражный суд с требованием взыскать с некоммерческой организации денежные средства, полученные по договору авторского заказа, и проценты за пользование чужими денежными средствами. Кроме того, фонд заявил ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде наложения ареста на денежные средства некоммерческой организации.

Вывод и обоснование суда: Тот факт, что некоммерческая организация приняла меры, направленные на уменьшение имеющихся у нее денежных средств либо имущества, не подтвержден. Кроме того, фонд не представил доказательств, согласно которым непринятие обеспечительной меры в виде ареста денежных средств некоммерческой организации затруднит или сделает невозможным исполнение судебного акта по настоящему делу либо причинит значительный ущерб фонду.

 

3.9. Основания для отмены обеспечительных мер

3.9.1. Если принят судебный акт о признании незаконными действий по ввозу товаров, маркированных товарным знаком иного лица, обеспечительные меры в виде ареста указанного товара должны быть отменены

Постановление Президиума ВАС РФ от 24.05.2011 N 10102/10 по делу N А41-39651/09.

Обстоятельства дела: Иностранная компания обратилась в арбитражный суд с требованиями признать незаконными действия общества по ввозу на территорию РФ товара, маркированного товарным знаком EVIAN. Суд принял обеспечительные меры в виде наложения ареста на указанный товар. Суд признал действия общества незаконными как нарушающие исключительные права иностранной компании на товарный знак. Позднее в суд поступило ходатайство общества об отмене мер по обеспечению иска. Отказывая в удовлетворении ходатайства, суд сослался на то, что обеспечительные меры сохраняют свое действие до фактического исполнения судебного акта, которым закончено рассмотрение дела по существу. Суд исходил из того, что общество не представило доказательств фактического исполнения такого судебного акта. Общество обратилось в ВАС РФ.

Доводы стороны: По мнению общества, решение суда о признании незаконными действий по ввозу товара на территорию РФ не подразумевает фактического исполнения. Кроме того, без отмены обеспечительных мер невозможно распоряжение товаром.

Вывод и обоснование суда: Рассмотрение дела по существу окончено, принятый судебный акт является решением о признании и не подлежит принудительному исполнению. Суд констатировал факт незаконности действий общества. Возложение на него обязанности представить доказательства фактического исполнения судебного акта в качестве условия отмены обеспечительных мер необоснованно. В то же время сохранение обеспечительных мер влечет невозможность исполнения судебного акта, что вносит правовую неопределенность.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*

code